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知函博士|关于技术秘密转让/使用许可合同相关法律法规的理解与适用

分类:知函博士专栏 59

国内企业促创新、产业化火热进行,技术合同在这其中越来越重要。《民法典》第843条规定,技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。其中涉及到了技术秘密转让合同以及技术秘密使用许可合同。那么,对于技术秘密转让/使用许可合同,有哪些注意事项呢?本文中,知函博士将结合相关司法判例,就技术秘密合同相关法律法规作出理解与适用方面的解读,希望能够对企业有所帮助。

 01《民法典》第850条的理解与适用

合同的无效,是指合同虽然已经成立,但因其违反法律、行政法规或社会公共利益而被确认为不具有法律效力。订立合同是当事人的一种民事法律行为。民法典在总则编第6章第3节对民事法律行为的效力和合同编第3章对合同的效力都作了详细规定,当事人在订立技术合同时也应当遵循这些规定,以避免所签订的技术合同无效。

除此之外,本条根据技术合同的特点明确了技术合同无效的两种情形,即非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。

一是非法垄断技术,是指合同的一方当事人通过合同条款限制另一方当事人在合同标的技术的基础上进行新的研究开发,限制另一方当事人从其他渠道吸收技术,或者阻碍另一方根据市场的需求,按照合理的方式充分实施专利和使用技术秘密。非法垄断技术条款与正常的合同中约定限制对方当事人不得为某些行为的条款不同,在符合法律规定的情况下,当事人可以约定技术信息和资料的保密义务,约定实施专利或者使用非专利技术的范围,也可以采取限定的几种许可形式实施技术。常见的非法垄断技术条款主要有以下几种表现形式:(1)限制另一方在合同标的基础上进行新的研究开发。例如,在合同中约定一方在所取得的技术基础上进行新的研究开发,或者进行新的研究活动要得到其许可等。(2)限制另一方从其他渠道获取技术。例如,在合同中约定一方当事人在取得技术成果或者接受技术服务后,不得采用合同外第三方新的有竞争优势的技术。(3)阻碍另一方根据市场需求,以合理的方式实施技术。合同的双方当事人可以自由约定实施专利和使用非专利技术的期限、地区、方式等,但是除此以外不得限制另一方当事人的生产规模、产品规模、原料来源、销售渠道等。(4)阻碍国家推广、使用技术。根据专利法的有关规定,国家对专利实行强制许可制度,对重要的发明创造实行计划许可。如果当事人受让专利权目的不是实施这一技术,而是为了防止他人使用这一新技术后冲出其控制的市场,那么这个技术合同则是为了规避专利法的规定,是徒具形式而当事人并不想使其发生法律后果的技术合同,应认定为无效的技术合同。

对于非法垄断技术,最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第10条规定的6种具体情形。分别是:(一)限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权;(二)限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术;(三)阻碍当事人一方根据市场需求,按照合理方式充分实施合同标的技术,包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;(四)要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件,包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等;(五)不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源;(六)禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。

二是侵害他人技术成果,指侵害另一方或者第三方的专利权、专利申请权、专利实施权、技术秘密使用权和转让权或者发明权、发现权以及其他科技成果权的行为。主要是未经拥有者或者持有技术成果的个人或者法人、非法人组织的许可,而与他人订立自己无权处分的技术成果的技术合同,或者订立了侵害技术成果完成人身份权、荣誉权的技术合同。《技术合同认定规则》规定,申请认定登记的技术合同,其合同条款含有下列非法垄断技术、妨碍技术进步等不合理限制条款的,不予登记:(1)一方限制另一方在合同标的技术的基础上进行新的研究开发的;(2)一方强制性要求另一方在合同标的基础上研究开发所取得的科技成果及其知识产权独占回授的;(3)一方限制另一方从其他渠道吸收竞争技术的;(4)一方限制另一方根据市场需求实施专利和使用技术秘密的。

 02 对《民法典》第862条第2款的理解与适用

对于《民法典》第868条第2款所示,规定除当事人另有约定除外,保密义务不限制许可人申请专利。从背后的法理来看,技术秘密许可合同的许可人仅仅是将技术秘密许可给被许可人在一定的期限内使用,被许可人仅享有使用权,并没有所有权,因此许可人有权对其技术秘密进行处分,包括申请专利。而专利的灵魂是用公开换保护,申请专利意味着技术秘密要被公开,这与保密义务是相冲突的,因此法律才会在这里做例外规定。

因此,在技术秘密使用许可合同中,我们建议对许可人申请专利的权利做明确限制,以防技术秘密公开影响商业利益和技术垄断优势。一方面,被许可人可以要求在合同中约定:在该技术秘密许可期间许可人不得申请专利;另一方面,被许可人可以同意许可人在技术秘密许可期间申请专利,但是约定:许可人申请专利后该技术秘密使用许可合同自动转变为独占专利许可合同或者排他性专利许可合同,以此来保障被许可人的技术垄断优势。

03 对《民法典》第875条的理解与适用

关于技术秘密转让合同,对于后续技术成果的权利归属,根据《民法典》第875条的规定,如果没有约定,一方后续改进技术成果的,其他各方无权分享。技术成果的权利归属是技术合同的最核心问题,即使法律的默认规则已经符合我方利益,但是也建议企业在签订技术秘密转让合同时明确写明,以避免争议。

04 对司法解释第12条、第13条的理解与适用

根据最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第12条、第13条的规定,根据民法典第850条的规定,侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后,除法律、行政法规另有规定的以外,善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密,但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵权仍与其订立或者履行合同的,属于共同侵权,人民法院应当判令侵权人承担连带赔偿责任和保密义务,因此取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。

依照前条第一款规定可以继续使用技术秘密的人与权利人就使用费支付发生纠纷的,当事人任何一方都可以请求人民法院予以处理。继续使用技术秘密但又拒不支付使用费的,人民法院可以根据权利人的请求判令使用人停止使用。

人民法院在确定使用费时,可以根据权利人通常对外许可该技术秘密的使用费或者使用人取得该技术秘密所支付的使用费,并考虑该技术秘密的研究开发成本、成果转化和应用程度以及使用人的使用规模、经济效益等因素合理确定。

不论使用人是否继续使用技术秘密,人民法院均应当判令其向权利人支付已使用期间的使用费。使用人已向无效合同的让与人或者许可人支付的使用费应当由让与人或者许可人负责返还。

从解释的第12条和13条可以看出,在制裁侵权行为的同时,既保护技术秘密权利人的合法利益,又保护善意使用人的正当权益,注意实现当事人之间的正当利益的平衡。对侵犯技术秘密的合同中善意第三人使用权的界定是一个由宽到严、逐渐细化的过程,反映了对技术秘密从作为债权保护对象到作为知识产权保护对象的认识过程。对于善意的理解与判断,通常需要根据个案案情,以相关技术领域的一般技术交易主体的标准来衡量,并综合考虑以下几个方面的因素:一是使用者购买相关技术时所支付的价款是否为合理价格,二是从使用者受让相关技术的购买渠道和销售商的情况来予以认定,三是从使用者对相关技术的认知能力来判断。

05 对司法解释第29条第1款的理解与适用

在技术秘密转让合同让与人的保密义务与申请专利的权利的协调问题上,解释第29条第1款作出了以让与人可以申请专利为原则、有明确约定为例外的规定。实际上是在平衡双方当事人利益中侧重了对让与人的保护。需要注意,本款规定的技术秘密转让合同实质是指技术秘密许可使用合同,在技术秘密转让权被让与的场合,让与人可能需要继续承担保密义务,但已不存在其可以再申请专利的可能。

解释第29条第1款就申请专利的技术成果订立的许可使用合同因标的技术法律状态变化引起的合同法律适用变化作了规定,这与原技术条例第79条的规定基本一致。应当说,就技术秘密的许可使用订立的合同,让与人在合同有效期内对合同标的技术申请专利的,也可以援用本款之规定

06 对司法解释第34条的理解与适用

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第34条规定,当事人一方以技术转让或者技术许可的名义提供已进入公有领域的技术,或者在技术转让合同、技术许可合同履行过程中合同标的技术进入公有领域,但是技术提供方进行技术指导、传授技术知识,为对方解决特定技术问题符合约定条件的,按照技术服务合同处理,约定的技术转让费、使用费可以视为提供技术服务的报酬和费用,但是法律、行政法规另有规定的除外。依照前款规定,技术转让费或者使用费视为提供技术服务的报酬和费用明显不合理的,人民法院可以根据当事人的请求合理确定。

实践中,确有一些技术合同名为技术转让,可实际上合同标的技术是进入公有领域的技术,即自由已知技术,对于这类合同如何认定和处理,直接涉及到技术交易市场的稳定和技术价值能否得到充分发挥和应用的问题。技术服务合同的技术标的并不要求必须是具有知识产权的技术成果,对于进入公有领域的技术也并不是任何人都可以无需他人的技术指导和服务就可以直接利用,因此,当事人可以利用自由已知技术向他人提供技术服务。对于那些就自由已知技术以技术转让的名义订立但实际上是提供技术指导的合同,如果不具有合同法第五十二条规定的合同无效事由或者第五十四条规定的可变更、可撤销情形,一般可以将合同定性为技术服务合同,作为有效合同来对待。

解释的规定正是基于这种考虑,这样既尽可能地维持合同效力,保证交易的持续进行,又能够根据案件实际情况对当事人的权利义务作出适当的调整。对于该条的规定,属于是对技术转让合同的例外规定,在涉及合同效力的认定时,一般应当优先适用本条的规定,特别是在处理技术秘密转让合同纠纷中,更要注意这一点。

正面案例:

在申京爱、贵阳黔峰生物制品有限责任公司技术转让合同纠纷(2007)民三提字第2号案中,法院认为,涉案合同应当定性为技术转让合同还是技术服务合同,主要争议是诉争技术是否属于公有领域的技术。在技术信息的各组成部分分别为公知技术的情况下,并不能当然得出公知技术的组合也属于公知技术的结论。一项信息要构成商业秘密,不仅要处于一般的保密状态,而且获得该项信息要有一定的难度。

本案当事人争议的焦点问题有:(1)本案合同应当认定为技术转让合同还是技术服务合同。关于合同的性质,在本院庭审中,申京爱认可压滤技术是公知技术,低温乙醇法也是公知技术,其技术秘密为将上述两项公知技术结合起来的生产工艺、经验。技术要点包括PH值的控制,以及助滤剂、过滤模板和压滤机的选择等。黔峰公司在庭审中认可其以前使用的是离心法,压滤技术在国际上的酒类、医药行业等都在使用,但对于将压滤技术在国内血液制品领域尚未公开使用并未否认,只是认为压滤机技术本身是附属于压滤机的,申京爱唯一履行的就是教会黔峰公司如何操作。

从合同约定以及当事人实际履行情况看,本案《技术合同》所转让的是一项技术秘密,即通过申京爱多年积累的经验及工艺技巧,将公知的低温乙醇法与压滤机结合起来应用于生产实践,从而达到白蛋白产品性能的优良及白蛋白收率的提高,符合不为公众知悉、具有实用性、经权利人采取保密措施等技术秘密的构成要素。转让方不仅自己拥有全套技术资料,同时也按照合同约定将全套资料包括生产记录书完整交付了黔峰公司,达到了合同约定的目标。本案合同应属于技术秘密转让合同。

法律条文

《中华人民共和国民法典》发文字号主席令第45号/发文日期2020年05月28日/施行日期2021年01月01日(第850条、第863条、第864条、第868条、第869条)

第八百五十条非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。

第八百六十三条技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。

技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。

技术转让合同和技术许可合同应当采用书面形式。

第八百六十四条技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技术秘密的范围,但是不得限制技术竞争和技术发展。

第八百六十八条技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人应当按照约定提供技术资料,进行技术指导,保证技术的实用性、可靠性,承担保密义务。

前款规定的保密义务,不限制许可人申请专利,但是当事人另有约定的除外。

第八百六十九条技术秘密转让合同的受让人和技术秘密使用许可合同的被许可人应当按照约定使用技术,支付转让费、使用费,承担保密义务。

最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)法释〔2020〕19号/发文日期2020年12月29日/施行日期2021年01月01日)

第二十四条订立专利权转让合同或者专利申请权转让合同前,让与人自己已经实施发明创造,在合同生效后,受让人要求让与人停止实施的,人民法院应当予以支持,但当事人另有约定的除外。

让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同,不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。

第三十四条当事人一方以技术转让或者技术许可的名义提供已进入公有领域的技术,或者在技术转让合同、技术许可合同履行过程中合同标的技术进入公有领域,但是技术提供方进行技术指导、传授技术知识,为对方解决特定技术问题符合约定条件的,按照技术服务合同处理,约定的技术转让费、使用费可以视为提供技术服务的报酬和费用,但是法律、行政法规另有规定的除外。

依照前款规定,技术转让费或者使用费视为提供技术服务的报酬和费用明显不合理的,人民法院可以根据当事人的请求合理确定。

刘知函律师创办了“知函博士商业秘密访谈”微信公众号自媒体,定期分享商业秘密领域与知识产权犯罪领域原创研究成果,感兴趣的请关注。

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